3 juin 2010

Propriété industrielle – Contentieux Marques Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, le décret fixant les conditions de délais pour introduire une action au fond, après la mise en œuvre d’une action en référé vient d’être publié. Voyons ce qui va changer en matière de contentieux des marques et des brevets. En ce qui concerne les premiers, avant l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la contrefaçon, l’action dite de « référé-marque » ne pouvait être mise en œuvre que sous réserve de l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même du « référé marque » qui tendait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée se calquant ainsi sur la procédure qui existait déjà en matière de contrefaçon de brevet. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en interdiction provisoire peut désormais être engagée avant l’introduction de l’action en contrefaçon au fond sous réserve que le demandeur introduise cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Comme souvent, les tribunaux ont eu à se prononcer sur cette nouvelle disposition avant même que le décret d’application soit rendu. C’est ainsi que, dans une affaire « blogotop » rendue le 11 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré applicables les dispositions de l’article L716-6 dans leur nouvelle rédaction. S’agissant des délais pour assigner sur le fond et en l’absence de décret d’application, le tribunal s’est directement référé à la Directive communautaire dont la loi du 29 octobre est la transposition pour retenir : « la loi du 29 octobre 2007 ne comportant aucune disposition transitoire, les règles de procédure qu’elle modifie se trouvent immédiatement applicables, et le délai en question s’entend comme raisonnable à la lumière des dispositions de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 (…) ; qu’il peut ainsi être fait référence à l’article 9 paragraphe 5 de cette directive, qui, à moins que ce délai ne soit fixé par l’autorité judiciaire, le limite à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long ». Reprenant précisément la rédaction de la directive, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 16 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L716-7, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinzaine suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, brevets, dessins et modèles et indications géographiques. En ce qui concerne les brevets, avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, l’action en interdiction provisoire supposait l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même de l’action en interdiction provisoire qui visait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée tout en limitant les risques d’abus d’actions par des concurrent mal intentionnés. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en contrefaçon au fond peut être engagée postérieurement à l’action en interdiction provisoire sous réserve d’introduire cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Reprenant la rédaction de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle transposée par la loi du 29 octobre 2007, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 8 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L615-5, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinze jours suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, marques, dessins et modèles et indications géographiques. TGI Paris, Ord. référé 11 février 2008, Laurent D. / Franck T. Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 (Mise en ligne Février 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Marques Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de Cassation a mis un terme à l’affaire « Hôtels Meridien », qui opposait la société éponyme à la société d’enregistrement et de gestion de noms de domaine Sedo. Pour mémoire, la première reprochait à la seconde d’avoir proposé à la vente les noms de domaine meridien.com, meridianhotel.com meridiantravel.net meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et exploitant les noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com sous la forme de parking reproduisant des liens commerciaux vers des sites proposant des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque LE MERIDIEN. Assignée sur le fondement de la contrefaçon et de l’atteinte à la marque notoire, la société Sedo invoquait le bénéfice des dispositions de l’article 6-I de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), arguant de sa qualité de prestataire de stockage se contentant de fournir un service de base de données doublé d’un moteur de recherche. S’agissant de la qualification de marque notoire attachée à la marque LE MERIDIEN, elle reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité sans rechercher si la protection d’une marque notoire constituée d’un terme usuel ne trouve pas ses limites dans l’utilisation par des tiers d’un terme identique dans son acception courante. S’agissant de l’étendue de la protection de la marque notoire, la société Sedo n’a pas fait valoir plus tôt l’argument selon lequel les noms de domaine litigieux étaient exploités dans leur sens courant de « méridien » ou, en anglais, « meridian ». Dès lors, en application du principe d’immutabilité du litige, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter l’argument nouveau et portant, au surplus, sur l’appréciation de faits et non sur la stricte application du droit. La Cour de cassation confirme également l’arrêt d’appel excluant l’application du régime de limitation de responsabilité prévu par la LCEN. Pour cela, elle retient que la cour a justifié sa décision en retenant que l’activité de la société Sedo outrepasse le simple cadre de « l’intervention technique sur Internet » dès lors qu’elle offre un service d’expertise permettant d’évaluer les noms de domaine mis en vente sur le site qu’elle édite et qu’elle prélève une commission sur le prix de vente, le cas échéant. On peut regretter sur ce point que la société Sedo n’ait pas contesté la notoriété de la marque alléguée ni même demandé à la Cour d’appel de se prononcer sur l’étendue de la protection de la marque notoire utilisée par les tiers dans un sens usuel. Cela lui aurait sans doute permis de se rapprocher des affaires Google, faisant actuellement l’objet de questions préjudicielles devant la Cour de justice des communautés européennes, et d’ouvrir le débat sur le point de savoir si la réservation d’un nom de domaine correspondant à une marque arguée de notoriété et son exploitation pour donner accès à des liens commerciaux proposant des produits ou services usuels au regard dudit nom de domaine caractérise « un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit de la renommée de la marque » alléguée au sens de l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. Cass. com. 21 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Marques Le « magnétoscope numérique en ligne » condamné pour contrefaçon de marque Le Tribunal de grande instance de Paris a eu à se prononcer, pour la première fois, sur la licéité d’un service d’enregistrement d’œuvres audiovisuelles à la demande (1). Ce nouveau service, correspondant à celui d’un magnétoscope numérique en ligne et exploité par la société Wizzgo sur son site internet, propose au public l’enregistrement d’œuvres audiovisuelles proposées sur les chaînes de la TNT. La société Wizzgo invoquait le bénéfice des exceptions de copie privée et de copie provisoire pour justifier les actes de reproduction effectués. Cet argument a été rejeté, le juge des référés ayant fait droit à la requête déposée par les sociétés M6 et W9. Il a été jugé que le fait de permettre une copie d’œuvre sans rétribution des titulaires de droits est illicite. En conséquence, interdiction a été faite à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à la disposition du public les œuvres et les programmes de M6 et W9 sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Le même tribunal a conforté sa position concernant les chaînes publiques France 2, France 3, France 4 et France 5 (2). L’ordonnance de référé, rendue le 6 novembre 2008, rejette également l’argument de l’exception de copie privée motifs pris que « l’exception de copie privée ne saurait être applicable à une société qui offre un service de copie à des tiers, le copiste et de l’usager n’étant pas la même personne ». La reproduction des logos propres aux chaînes parties à l’instance est considéré par le juge des référés comme une contrefaçon de marque. Les services proposés par Wizzgo sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale en raison des services concurrents de télévision à la demande proposés par les requérantes. (1) TGI Paris, 6 août 2008 (2) TGI Paris, 6 novembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Marques Codification de la directive européenne sur les marques Dans un esprit de clarification et de rationalisation, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont procédé à la codification de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 novembre 2008. Cette directive qui vient donc remplacer la directive du 21 décembre 1988 ne devrait cependant pas apporter de modifications majeures, les seules annoncées, notamment par le Comité économique et social étant celles, formelles, inhérentes aux opérations de codification. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Marques Texto n’est pas une marque protégée En décidant que les marques verbales TEXTO et «Texto, dites le en toutes lettres, dites le texto» étaient dépourvues de distinctivité, la Cour d’appel de Paris, le 23 septembre 2009, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2008. La marque française composée du slogan «Texto, dites le en toutes lettres, dites le en toutes lettres, dites le texto», déposé le 23 mars 1998 pour des services de messagerie écrite pour radio-téléphone, est annulée au motif qu’elle décrit une caractéristique des services revendiqués. Plus précisément, les juges relèvent que «texto» est l’abréviation de «textuellement» et décident que le slogan «dites le en toutes lettres» décrit la manière d’adresser un message écrit. L’annulation de la marque verbale «TEXTO», déposée le 23 janvier 2001, est prononcée en raison de son caractère usuel. Les juges s’appuient sur des articles parus dans des quotidiens et hebdomadaires antérieurs à la date de dépôt précitée, desquels «il ressort (…) que le terme Texto était connu du public pour désigner un petit message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile». Ils en déduisent que «le vocable Texto était avant le dépôt de la marque en cause la désignation usuelle dans le langage courant d’un service de messagerie». En effet, tout signe ne peut accéder au statut de marque protégeable. Il ne l’est que s’il est tout d’abord distinctif par rapport aux produits et/ou services revendiqués (L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le défaut de distinctivité est protéiforme, comme l’illustre la présente décision. CA Paris 23 septembre 2009

Propriété industrielle – Contentieux Marques L’appropriation d’un code de département à titre de marque A l’heure où les codes INSEE des départements laissent peu à peu place à leurs équivalents Eurostats, force est de constater l’attachement que leur portent les Français, notamment dans les régions à forte identité culturelle. Anticipant cette tendance exacerbée par la récente modification des plaques d’immatriculation des véhicules, la société basque Bil Toki a déposée la marque « 64 », afin de la décliner notamment sur des vêtements. Forte de son succès, celle-ci a entrepris d’étendre son positionnement marketing en déposant d’autres numéros de département dont le numéro « 29 » correspondant au code départemental du Finistère. C’est sur cette marque qu’elle a assigné en contrefaçon la société bretonne Julou Compagnie, laquelle commercialisait également sur des vêtements reproduisant le numéro finistérien associé à sa marque « Momo le Homard ». Condamnée en première instance, la société Julou Compagnie s’est vue, en appel, adjoindre un allié de poids en la personne du Département du Finistère, intervenant volontairement afin de voir interdire l’adoption, à titre de marque, du numéro correspondant à son code départemental. Le Département du Finistère et la société bretonne développaient trois axes essentiels visant à obtenir la nullité de la marque correspondant à « leur » code départemental, en invoquant : l’interdiction faite, par l’article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, d’adopter à titre de marque un signe portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ; la protection des signes et emblèmes d’état protégés aux sens des articles L711-3 du même code et 6ter de la Convention d’Union de Paris ; la fraude du dépôt effectué en vue de se réserver l’exploitation d’un code départemental à titre de marque. Tout en recevant l’intervention volontaire du Département du Finistère, la Cour d’appel de Toulouse refusait de suivre cette argumentation, considérant que le dépôt de la marque « 29 » était, a priori, licite et que son exploitation, pour des produits « de qualité très convenable », ne portait pas atteinte au nom, à l’image ou à la renommée du département de Finistère. Elle confirmait, par ailleurs, la condamnation de la société Julou Compagnie au titre de la contrefaçon. Par un arrêt du 23 juin 2009, la Cour de cassation vient censurer cette décision, en sanctionnant, non la légalité du dépôt d’un code départemental à titre de marque, mais les motivations accompagnant ce dépôt. Ainsi, la Cour de cassation inclut implicitement les codes géographiques officiels des départements parmi les signes identifiant une collectivité territoriale au sens de l’article L711-4 du Code de propriété intellectuelle. Cependant, cet article ne viserait pas à interdire, in extenso, le dépôt à titre de marque d’un signe identifiant une collectivité territoriale, mais limiterait cette interdiction aux seuls cas où le dépôt porterait atteinte « aux intérêts publics ». S’agissant de la protection des signes par la Convention d’Union de Paris, la Cour rappelle, à juste titre, que seuls sont ainsi protégés les signes préalablement notifiés comme tels auprès du Bureau international de l’OMPI. Néanmoins, relevant que la marque avait été détournée de sa fonction d’identification de produits ou de services, en vue de se réserver un accès privilégié et monopolistique à un marché local, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au visa, assez surprenant, de l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, cet article pose la définition même de la marque, à savoir un « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». C’est donc, non le dépôt en tant que tel d’un code départemental qu’a entendu censurer la Cour de cassation, mais plutôt l’usage de ce dernier à des fins autres que celles d’identification de produits ou de services. Cass. com. 23 juin 2009 (Mise en ligne Juillet 2009)